L’ azienda degli archi dorati, conosciuta in tutto il mondo come McDonald’s, è stata battuta nella battaglia che ha visto oggetto del contendere il marchio UE “Big Mac”: con una decisione pubblicata l’11 gennaio 2019, ne è stata dichiarata la decadenza.
La Supermac’s (Holdings) Ltd, aveva presentato ricorso sostenendo che il marchio comunitario non fosse stato utilizzato per un periodo ininterrotto di cinque anni dalla data di registrazione per nessuno dei prodotti e servizi registrati, chiedendone la cancellazione.
Per contro, McDonald’s ha basato la sua difesa sulla circostanza che il marchio fosse stato utilizzato tanto per campagne pubblicitarie quanto per gli imballaggi dei famosi panini, sostenendo inoltre che, l’uso del marchio per un panino deve essere considerato come uso per i suoi ingredienti.
A supporto della tesi difensiva la McDonald’s depositava materiale pubblicitario, menu, stampe di vari siti web della multinazionale e persino un estratto di wikipedia sulla storia del “Big Mac”.
In base all’Art. 58(1)(a) del Regolamento sul marchio comunitario, il titolare del marchio UE è dichiarato decaduto dai suoi diritti su domanda presentata all’Ufficio se il marchio, per un periodo ininterrotto di cinque anni, non ha formato oggetto di un uso effettivo nell’Unione per i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato, e non vi sono ragioni legittime per la mancata utilizzazione.
Per l’EUIPO, chiamato a decidere la controversia, la McDonald’s non è stata in grado di provare in modo determinate tale utilizzo ininterrotto, fornendo elementi di prova non oggettivi ed inesaustivi. Dalla lettura delle motivazioni sembrerebbe che il giudice avrebbe potuto pronunciarsi in maniera diversa laddove fossero stati presentati documenti in grado di dimostrare in dettaglio il livello di utilizzo del marchio Big Mac. Non basta produrre gli estratti di un sito web, occorre valutare il traffico che tale sito ha generato per comprendere il reale livello di diffusione e conseguentemente valutare il concreto utilizzo del marchio; allo stesso modo dal punto di vista probatorio Wikipedia non può essere considerata come “fonte attendibile”.
EUIPO, decisione del 11/01/2019
Tratto da “Altalex, 30 gennaio 2019”